专利侵权无效抗辩之中日差异——从日本联动游戏专利侵权

作者: 发布时间:2018-01-26 17:42:13
日本:联动游戏专利惹纠纷

2017年12月14日,大阪地方法院对一涉及游戏的专利案件做出判决,认为原告CAPCOM诉被告KOEI TECMO的侵权行为部分成立,但部分专利因缺乏创造性而被判不构成侵权。

原告CAPCOM是日本电视游戏软件公司,成立于1979年,凭借其《街头霸王》《洛克人》《生化危机》《鬼武者》《鬼泣》《逆转裁判》《怪物猎人》等系列作品使公司在游戏界享有非常重要的地位,以制作动作游戏闻名世界。

 

被告KOEI TECMO由原KOEI和原TECMO两家游戏公司于2009年4月1日组合而成,代表作有《三国志系列》、《真·三国无双系列》、《战国无双系列》。其中成立于1967年7月的TECMO是家历史悠久的日本游戏厂商,曾推出包括《所罗门之钥》、《未来战士》、《足球小将翼》、《零》、《影牢》、《忍者龙剑传》、《死或生》、《怪兽农场》等脍炙人口的热门作品。

 

 

涉案专利为日本第3350773号专利(通过与其他游戏联动,使游戏增加追加新角色与新剧本的功能)、日本第3295771号专利(利用控制器震动来通知玩家敌人存在的位置)。该两项专利由CAPCOM于1994.12.9申请,并于2002.9.20取得专利授权,保护期至2014.12.9止。

2014年7月4日,CAPCOM提起了对KOEI TECMO的诉讼。CAPCOM认为,KOEI TECMO发行的游戏《真·三国无双》系列、《战国无双》系列侵犯其第3350773号专利(以下简称“专利A”),《零》系列侵犯其第3295771号专利(以下简称“专利B”),要求被告赔偿其因此获得收益的10%即约九亿八千万日元。[1]

大阪地方法院认为,上述49款被诉侵权游戏中,构成侵权的仅为恐怖游戏《零》系列的9部作品,而《战国无双》和《真·三国无双》系列被排除在了侵权作品之外。法院对与侵犯专利A相关的诉讼请求予以驳回,理由是:“通过与其他游戏联动,使游戏增加追加新角色与新剧本的功能”(专利A)是“易于发明,显而易见的”,CAPCOM的该项专利自身无效。日本法院在本案中对涉案专利的创造性直接进行了判定。

 

 

专利权有效性判断之中日差异

 

日本的专利侵权诉讼与中国不同点之一即为能够以专利无效(违反创造性、违反记载要求)作为抗辩主张。按照日本专利法第104条之3第1款的规定,在专利权或独占实施权的侵权诉讼中,该专利权按照专利无效审判程序应当被认定为无效的,专利权人或独占实施权人不能向相对方行使专利权或者独占实施权。也就是说,在专利权侵权民事诉讼中,被告可以直接主张原告的专利权“当然无效”因而抗辩自己的行为不侵害其专利权。[2]同时,也可以另行向专利局请求专利无效宣告。

日本地方法院所作出的专利有效性判断和专利局所作出的专利有效性判断是各自进行的,两者的结论也有可能不一致。这被称之为双轨问题。可是,对地方法院的判决提出不服是在知识产权高等法院进行的,对专利局作出的决定提出不服也是在知识产权高等法院进行的。因此,最终由知识产权高等法院作出统一的见解。[3]

专利侵权诉讼中是否可以以专利无效作为抗辩,即法院是否可以直接对行政机关授予的专利权的有效性作出判断这一问题,世界各国采取的做法不尽相同。日本、法国和英国,侵权问题和专利有效性可以在一个法律诉讼中处理。德国、我国等国家,采取分离原则,需另行提起专利无效请求,我国为向专利复审委员会提出,德国向联邦专利法院提出。[4]

而在我国,具体规定在《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2015修正)》第八条第二款至第十一条:

 

 

第八条

……

侵犯实用新型外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的,应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。

第九条  人民法院受理的侵犯实用新型外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:

(一)原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的;

(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;

(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;

(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

第十条  人民法院受理的侵犯实用新型外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的,人民法院不应当中止诉讼,但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

第十一条  人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。

 

概括而言,对于实用新型、外观设计这两类不经实质审查的专利,若被诉侵权被告向专利复审委员会提出无效宣告请求,法院一般应该中止诉讼;而对于发明专利,或有相关证据表明权利基础比较稳定的实用新型、外观设计专利,被诉侵权被告向专利复审委员会提出无效宣告请求,法院可以不中止诉讼。但无论如何,被告不可以涉案专利无效作为不侵权抗辩,而应另行提起,由行政机关作出判断,当然之后有可能再对行政机关的决定进行诉讼。

 

 

专家视点

 

对于日本与我国专利侵权诉讼中对无效抗辩的不同做法,知识产权那点事小编采访了协力律师事务所专利律师范玮、郑鸣捷

 

 

郑鸣捷

上海市协力律师事务所

 

日本的专利侵权案件中的专利权无效抗辩制度是值得我国借鉴的。目前,我国的专利申请量已多年处于世界第一的位置,授权专利量也极为巨大。专利侵权诉讼频发,专利确权程序复杂,行政纠纷案件量巨大,对于行政机构和司法机关都是不小的压力。一般涉及无效宣告的专利侵权案件很可能要经历3个确权程序(无效、一审、二审)、侵权2个程序(一审、二审),还可能出现循环诉讼的问题。这种专利权稳定性的动荡和循环对于专利权人和侵权的相关方都无利,且耗费行政和司法资源。

日本专利制度中的无效抗辩制度可以在侵权案件中针对专利权的稳定性进行挑战,有利于加快和保证专利侵权案件的司法审理进程,也有助于法院在侵权案件与无效诉讼纠缠时,基于那些明显应当无效的情形作出不侵权判决,从而规范专利权行使的行为。但是,日本实施的无效抗辩制度是由其司法审判体系和特许厅裁判制度作为基础的。2005年4月1日,日本成立了东京知识产权高等法院,进一步统一专利等技术性知识产权民事诉讼案件的二审和无效诉讼案件的一审裁判尺度。此外,还建立了法院和特许厅之间的沟通渠道,在侵权中出现的无效理由和证据将转送至特许厅,特许厅作出裁决后转送至法院等制度,从而保证了对专利权有效性裁判尺度的一致性。

然而,我国目前并不具备采纳专利无效抗辩制度的基础。因为我国专利无效复审决定行政诉讼的一审法院是北京知识产权法院,而终审法院为北京市高级人民法院。而侵权案件的一审一般在知识产权法院或各地方的中级人民法院,而终审在各地方的高级人民法院,审级上与北京市高级人民法院层级一致,很难形成权威一致的专利权确权判定。与此,期望能在我国建立对专利等技术性较强的案件的专门的知识产权上诉法院管辖制度,从而实现专利侵权和行政确权的统一,简化程序,减轻专利权人和侵权当事人的诉讼成本。

本案的另一方面启示是在游戏专利保护领域。在网络游戏日益繁荣的时代,除了对于游戏采用著作权的保护,各游戏大佬也应注重游戏专利的保护。由于发明专利的审查授权周期较长,目前在中国没有产生热门游戏专利侵权案例,但现实中,游戏发明专利多涉及游戏的数据处理、通信交互、运行方案等基础架构方面,很可能出现多款游戏共用一种技术方案的情况。如果出现侵权案件,有可能出现多款游戏的运营风险,是应当时时警惕的。尤其是将游戏推广至海外市场时,更应充分做好知识产权调查,规避风险。建议对游戏的创新点应多多挖掘,通过申请专利保护自己的技术创新。值得注意的是,虽然游戏界面在中国被排除在图形交互界面外观设计(GUI)的授权范围外,但在海外的很多国家仍是可以获得保护的。如果游戏公司具备国际外观设计申请的资格,则应该尽早布局。我国也会很快加入海牙协定,到时候各游戏公司获得海外用户图形界面专利将更为便利。

 

 

 

范  玮

上海市协力律师事务所

 

日本在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩,可以更高效地实现个案正义,被告在专利侵权诉讼中无需背负宣告专利权对世无效的负担,而是在个案中通过无效抗辩就能尽快摆脱诉累。如果在专利确权程序中行政机关确实出了差错,本不该授权的申请被授权了,在行政部门内部没有自纠错机制或者公众提无效非常困难的情况下,侵权诉讼中地方法院引入无效抗辩就非常切实可行了,专利权确权程序出的问题不会在侵权程序中由被告背锅。在这种情况下,对于专利权人来说,即便拿到了专利权,但难以行权,专利权变成一纸空文。

近期的恒宝与握奇USBkey专利纠纷案就是个例子。握奇公司和恒宝公司都是生产金融领域USBKey的企业。握奇公司对“一种物理认证方法及一种电子装置”发明专利享有专利权。握奇公司认为,恒宝公司制造销售的多款USBKey产品以及使用该侵权产品进行网上银行转账交易时使用的物理认证方法均落入了原告专利权的保护范围,诉至法院。法院认为,被告构成对原告专利权的侵犯。最终法院全额支持原告4900万元的赔偿请求和100万律师费。本案以支持赔偿数额之高备受关注。

然而,不久前,涉案专利被专利复审委宣告无效,原告的权利基础稳定性出现了问题,2017年11月27日,北京高院对该案作出终审裁定,撤销北京知识产权法院的一审判决,驳回握奇公司的起诉。北京高院作出此裁定的依据为《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条“先行裁驳、另行起诉”的规定。

Usbkey案如果也能适用无效抗辩,恒宝公司则可以在侵权诉讼中直接提出涉案专利缺乏创造性,而不用另外向复审委提起无效宣告。

当然,侵权诉讼中无效抗辩的无效证据与无效宣告程序中无效理由和证据是否有重合,标准是否一致,这个有待研究。

此外,我国还有一个“对同一专利权的专利侵权纠纷案和无效宣告请求案同步审理”的机制,北京市知识产权局与专利复审委员会自2010年起建立了专利案件协作机制,在北京市知产局提起的专利侵权案件,如果被请求人在复审委提起专利无效宣告请求,北京市知产局和复审委可同时同地进行口头审理。同步审理有利于明确争议焦点,查清案件事实,维持判断标准一致性,有效打通了专利确权和专利维权的连接通道。当然,这一机制是在行政体制之内的同步。

 

 

 


[1]张校铨编译《日本法院在游戏专利侵权纠纷案中判定专利缺乏创造性》,“上海国际贸易知产海外服务”微信公众号,2017年12月21日。

[2]李扬《日本专利权当然无效抗辩原则及其启示》,“强国院”微信公众号,2016年11月14日。

[3]河野英仁《日本专利侵权诉讼要点及中国企业的注意要点》,“中国知识产权杂志”微信公众号,2016年8月24日。

[4]赫尔曼 德西福斯博士《德国专利确权与侵权分离原则和专利无效程序改革背景与初步经验》,刘晓海译,“知产力国际”公众号,2017年11月29日。

 

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