如何解决商标价值“反向输送”纷争

作者:上海市协力律师事务所高级合伙人 马远超 发布时间:2012-07-06 09:56:27

内容摘要:市场上常常会出现商标所有人与商标市场价值培育者相分离的现象,这种情况经常会导致双方发生纠纷,不同的商标所有人与商标市场价值培育者相分离的现象应不同对待,企业在商标交易中对价要遵循价值原则和利益平衡原则,商标所有人应维持或者增值商标的市场价值、使自身利益最大化,对立双方应加强合作、实现双赢,从而避免避免商标价值“反向输送”纷争,使双方利益最大化。

 
关键词:反向输送  商标价值  利益平衡
 
    通常情况下,商标的价值由商标所有者在商标的长期使用过程中创造,随着商标蕴含的市场价值越来越大,商标所有者可以通过向第三方转让商标所有权或者许可商标使用权,实现商标的市场价值向第三方“输送”,商标所有者同时扮演着商标价值培育者的角色。但是,现实生活中也存在“反向输送”情况,此时商标所有者并非是商标价值培育者,第三方商标使用者作为商标价值培育者,在商标的实际使用过程中积累了商标价值,从而向商标所有者“反向输送”商标价值的情形,进而出现了商标所有者与商标价值培育者相分离,甚至相对立的现象。
 
    一、商标所有者与商标价值培育者的分离与对立
 
    有人戏称商标所有者是商标的“生母”,商标价值培育者是“养母”。通常情况下孩子都是由自己的亲生母亲抚养成长,但也不乏一个孩子既有“生母”又有“养母”的情形发生。在商标领域,至少有以下三种情形中,会出现商标所有者与商标市场价值培育者相分离的现象:第一种情形,商标所有者将商标许可给第三方使用,第三方在许可期限内通过自身投入和市场运营,使得该商标的市场价值明显提升,广药集团与加多宝之间的王老吉商标许可即为典型案例。1997年广药集团将王老吉商标许可香港鸿道集团(加多宝的投资方)使用时,王老吉商标还是名不见经传的地方性品牌,经过加多宝的多年苦心运营,王老吉商标成长为被评估具有1080亿元市场价值的全国知名商标。第二种情形,商标所有者与他人在形式上建立了商标所有权转让或者许可关系,第三方在实际使用过程中为商标创造了市场价值,但商标转让或者许可未实际生效或者未实际履行转让或者许可手续。深圳唯冠与苹果公司之间的iPad商标转让纠纷即为典型案例。如果转让有效或者转让成功,那么iPad商标的所有者与市场价值培育者都是苹果公司,并不会出现两者分离的现象,但是唯冠与英国IP公司虽然签署了中国大陆iPad注册商标的转让协议,但并未真正将iPad商标过户到苹果公司名下,深圳唯冠提出了异议并拒绝承认中国大陆iPad商标转让的合法有效性,导致中国大陆iPad商标至今在法律意义上的所有者仍为深圳唯冠公司,商标价值培育者则为苹果公司,两者出现分离。第三种情形,第三方未经商标所有者授权许可或者受让所有权,并在擅自使用过程中为商标积累了市场价值,导致商标所有者与商标价值培育者相分离。浙江蓝野酒业有限公司与上海百事可乐饮料有限公司“蓝色风暴”商标侵权纠纷案即为典型案例。尽管后者否认在商标意义上使用“蓝色风暴”,但法院认定后者构成了商标意义上的使用“蓝色风暴”。尽管百事可乐公司花费巨资在中国大陆消费者心目中创造了“蓝色风暴”的良好声誉与知名度,但由于未经“蓝色风暴”商标所有者的授权许可,仍然被判构成侵权。
 
    通过以上三种情形的列举,我们不难发现,当商标所有者与商标价值培育者相分离时,极易出现纠纷,甚至引发诉讼,出现对立。这是为什么呢?原因很简单,商标所有者享有商标使用的排他性权利,有权禁止他人使用自己的商标。当自己所有的商标已经蕴含了巨大的商业价值,无论该商业价值是否由自己创造,出于商业获利的本能,商标所有者自然希望将该商业价值据为己有,排斥他人继续使用该商标。作为商标所有者,被法律赋予合法垄断权利的主体,在法律上具有天然的优势。作为商标价值培育者,在自己投入了巨大人力、物力、财力之后,自然希望能持续享受商标价值所带来的商业利益。如果自己的一番心血付之东流,拱手送给他人,自然不会甘心。商标蕴含的市场价值越大,双方投入成本差距越大、期望值差距越大,达成妥协的可能性就越小,产生冲突的可能性也越大,从而相互对立。
 
    二、商标价值“反向输送”之后的利益平衡
 
    当商标所有者与商标价值培育者相分离,相对立时,商标所有者有权继续使用商标、有权禁止他人使用商标的权利,无法进行限制。那么,作为商标价值的输送方,商标价值培育者的利益是否需要保护?如何进行保护?如何实现商标所有者与商标价值培育者之间的利益平衡呢?有人认为,应当保护商标所有者的利益,商标价值培育者为商标积累的市场价值应当归属于商标所有者。理由很简单,商标所有者一旦拥有商标使用专有权,自然拥有了商标标识载体所承载的市场价值。另有人认为,商标价值培育者的利益也应当保护。甚至借用了民法中的“添附返还规则”、“养子女赡养义务"作为理论参考依据。也有人认为,商标归属于所有者,但是商标商誉应当归属于商标价值培育者,在王老吉商标纠纷案件中,广药集团不应不劳而获,在收回商标使用权的同时,应当将商标商誉移植、返还给加多宝公司,这样才体现公平。
 
    笔者认为,对于商标价值“反向输送”时,商标所有者是否有权享有商标价值增值部分,是否需要补偿商标价值培育者,如何实现两者的利益平衡,应当具体情况具体分析。对于上述第一种情形,商标使用者在许可期限内完全出于自身商业利益的考虑,为商标创造了巨大的商业价值,商标使用者在许可期限内必然也获得了相应的回报。此外,商标使用者明知许可期限届满后商标所有者将收回商标使用权,在商标所有者并未承诺将给予补偿的前提下,商标使用者仍然坚持进行商标价值的培育,商标所有者无义务承担对此增值行为的事后补偿。从逻辑上而言,商标使用者存在将商标价值在许可期限届满时“恢复原状”的可能性,例如假设加多宝公司在许可期限届满前一年,突然停止销售王老吉饮料,使得王老吉商标在这一年中从消费者视线中彻底消失,从而让王老吉商标恢复到许可之前的知名度水平。但事实上,任何理性的商业人都不会故意在许可期限届满前损害商标价值。即使出现这种极端情况,广药集团也难以向加多宝索赔。另一方面,如果在许可期限内,由于商标使用者经营不善,例如出现了恶性食品安全问题,导致商标价值出现负面贬损,广药集团同样难以向加多宝索赔。同样的道理,在商标许可期限届满后,商标使用者也无权继续保留商标本身的市场价值。离开商标载体,商标价值培育者难以继续享有商标价值,商标所有者也难以将商标价值返还给商标使用者。在双方均无过错的情况下,双方均应依约履行合同义务,许可方有权依约收回商标使用权,此后享有商标蕴含的市场价值。对于上述第二种情形,需要分析导致商标转让或者许可没有生效、履行完毕的原因,尤其需要考虑双方分别具有何种过错。如果由于转让方或者许可方的单方过错导致的,转让方或者许可方应当赔偿受让方或者被许可方的损失,即由于转让方或者许可方收回商标使用权而丧失的商标市场价值以及合理的市场预期收益。如果由于受让方或者被许可方单方过错导致的,转让方或者许可方无须补偿受让方或者被许可方的损失。如果双方都有过错,应当结合案件事实,根据双方各自过错大小,酌情考虑受益方是否需要补偿受害方的损失,需要补偿受害方多少比例的损失。对于第三种情形,由于完全由商标使用者即侵权方的单方过错导致,侵权方不仅无权主张商标的市场价值,而且应当赔偿受害方的其他损失。在“蓝色风暴”诉讼案件中,二审法院不仅判决上海百事可乐饮料有限公司停止侵权,还须承担赔偿300万元。
 
    我们发现,当商标所有者与商标价值培育者相分离、相对立时,相比较而言,前者在经济实力、运营能力等各方面均处于相对弱势,甚至绝对弱势。如果商标所有者一旦收回了商标使用权,能否继续维持商标蕴含的市场价值,达到保值、增值呢?从iPad商标纠纷与蓝色风暴纠纷案件中,我们不难得出否定的答案。广药集团能否续写王老吉销售神话,仍有待今后市场的检验。因而,我们不仅需要平衡商标所有者与商标价值培育者的利益,还需兼顾社会公共利益,兼顾消费者利益。
 
    商标作为区别商品服务来源的标识,体现的是商标使用者与消费者心目中的良好商业信誉之间的联系。某商标之所以有号召力,是基于消费者对商标使用者及其推出的商品、服务的信任。一旦该商标使用权回归商标所有者,无论是商标所有者自用,还是许可、转让给第三方使用,都会使得原本在消费者心目中建立的联系关系破裂,从而在新的商标使用者与消费者之间建立新的联系。当新的商标使用者推出的商品服务在包装形式等方面类似于原商品服务时,会出现误导消费者的情形;当新的商标使用者推出的商标服务劣于原商品服务时,会出现损害消费者权益的情形。可见,当商标所有者与商标价值培育者分离对立时,容易出现商标商誉与商标价值培育者之间的断裂,这种断裂损害的不仅是商标价值培育者的利益,也可能同时损害消费者的利益。为此,为了维护社会公众利益、消费者利益,当商标所有者收回商标使用权、重新启用商标时,此时商标对应的实际使用者与此前商标使用者是不同的,新的商标使用者有义务通过使用不同的包装、标识,以醒目的方式提醒消费者,防止出现消费者基于对原商标使用者的信任,而购买新的商标使用者推出的商品或者服务。
 
    三、如何避免商标价值“反向输送”纷争
 
    一旦出现纷争,没有绝对的赢家。如何避免或者应对这样的纷争呢?笔者建议,首先,无论是商标许可还是商标转让,其交易对价都要遵循价值原则和利益平衡原则,切忌投机取巧。在iPad商标纠纷案件中,商标转让价格过低、苹果公司隐瞒收购方真实身份,都是双方日后发生争议的重要诱因。在王老吉商标纠纷案件中,每年的商标许可费过低、与加多宝每年的获利不相称,也是诱发广药集团最终选择仲裁途径解决争议的重要原因之一。如果苹果公司以自身名义、以更高的合理价格受让iPad商标,或许唯冠公司不至于心态失衡,走上诉讼维权之路。如果加多宝公司每年支付的商标许可费不是500万,而是5千万、5亿,或者双方在产生争议后通过协商适当调整商标许可费金额,或许也可避免出现目前的局面。因此,无论在知识产权交易还是其他类型的经济交易中,权利义务的严重失衡,都是诱发争议的重要因素。其次,从商标所有者角度而言,收回商标使用权不应成为终极目标或者谋取更大商业利益的手段,维持或者增值商标的市场价值、使自身利益最大化,才应是自己的终极目标。如果仅仅要求对方停止使用并支付一笔赔偿金,无异于杀鸡取卵的短视行为。如果商标所有者有能力维持或者提高商标的市场价值,应当在收回商标使用权之前,做好充分的准备,例如寻求与原商标使用者实力相当的合作伙伴继续推广使用该商标,或者寻求与原商标使用者继续合作,并以妥协的方式调整利益分配机制。再次,从商标价值培育者角度而言,应当考虑如何争取实现双赢的局面,而非两败俱伤的局面,应当结合潜在的法律风险,制定商标使用的长期规划。在王老吉案例中,加多宝公司尽管实施了多品牌战略,除了推出王老吉凉茶之外,还推出了昆仑山品牌,但是加多宝公司并未彻底实施多品牌战略,其运营收入依然主要依靠王老吉凉茶,从而在仲裁来临之际,缺乏足够的时间在市场上实施“去王老吉化”策略,消费者难以在短期内快速接受加多宝的新品牌凉茶。在上市公司合肥三洋与日本三洋电机之间的三洋商标许可合作案例中,双方采用的是按合肥三洋销售总额(除增值税)的0.5%支付商标使用费的方式,实现双方利益的捆绑和平衡。合肥三洋在商标许可期限届满之前,一方面积极与日本三洋电机协商续签许可合同,另一方面制定了一旦发生三洋商标停止使用的应对措施,这些措施包括:1、练内功:加强自主研发力量,加大研发投入;2、练外功:加强自主品牌产品的销售和市场培育,积极注册自有商标,增强自有品牌产品的销售能力和市场开拓能力;3、找替代:积极寻求与日本三洋电机实力相当的日本松下电器的合作。合肥三洋通过上述应对措施,稳定了投资方的信心,避免出现公司经营波动,也避免了与日本三洋电机续签许可合同中陷入被动地位。
 
    无论是打造企业自主品牌,还是借助他人知名品牌,对于不同的企业而言,均不失为可供考虑的企业品牌长期规划方案。当商标价值出现“反向输送”时,无论是商标所有者还是商标价值培育者,如何摆正心态,如何正确处理商标归属纷争背后的利益归属纷争,争取实现利益双赢、避免利益俱损,都是不可回避的命题。任何一方一味维护自身的利益,而将他人利益、消费者利益于不顾,终将由市场和消费者告知其行为的后果。

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